Суд не запретил использование чужого товарного знака в контекстной рекламе

Компания пыталась обязать ответчика прекратить использование ее товарного знака и взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак. Однако, суд рассмотрел все обстоятельства спора и пришел к выводу, что нарушений не было.

Суд установил, что ООО (ответчик) – машиностроительный завод металлоконструкций и золотодобывающего оборудования, который осуществляет производство металлоконструкций, оборудования для золотодобычи, горно-шахтного, грузоподъемного и другого оборудования. Рекламу своей выпускаемой продукции завод размещал на собственном сайте в интернете.

Однако, другая компания – истец, выяснила, что при при вводе в поисковой системе слова, указанного в ее товарном знаке, появляется объявление истца, рекламирующего свою продукцию.

Поскольку в этой в рекламе обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца, последний обратился в суд.

Тем не менее, арбитры не усмотрели никаких нарушений. По их мнению, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением.

Товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) (ст. 1225 Гражданского кодекса).

Гражданин или ЮЛ, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 162 постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 № 10).

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Суд должен учесть, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

• используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
• длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
• степень известности, узнаваемости товарного знака;
• степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
• наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива рекламных объявлений.

Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов (технический предел ограничен пятью тысячами символов).

Ключевые слова могут представлять собой свободное слово или словосочетание, например, «прогноз погоды», «путешествие», или обозначение, сходное до степени смешения с каким-либо товарным знаком.

При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей.

Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям.

В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему поисковой системой рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами.

Предоставление правовой охраны товарным знакам связано с необходимостью осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обоснованно необходимостью предотвращения смешения товаров.

Именно в силу данного ограничения указание третьими лицами товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения товаров различных лиц не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 Гражданского кодекса.

На основании изложенного суды правильно отметили, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не может быть признано использованием товарного знака в понимании статьи 1484 Гражданского кодекса, поскольку:

• не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя;
• не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя;
• является исключительно одним из технических критериев, учитываемых при отборе рекламного объявления в контекстной рекламе для его показа на рекламных местах.

Таким образом, суды констатировали, что при таких обстоятельствах, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением.

Установив отсутствие доказательств того, что ответчик использует товарный знак истца при маркировке своих товаров, при оказании услуг, в своей документации, рекламе, а также при продвижении товаров и услуг, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован, в том числе размещает их на своем сайте, суды отказали в удовлетворении исковых требований.

К такому выводу пришли арбитры Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 13.07.2023 № С01-954/2023.